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LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE VIA INTERNET

La vendita di prodotti contraffatti via Internet, insieme alla commercializzazione via Internet di prodotti che possono essere venduti solo attraverso canali regolamentati (quali i farmaci), sta raggiungendo proporzioni di giorno in giorno più allarmanti.

Il fenomeno non è pregiudizievole solo per i titolari dei diritti di proprietà industriale violati, mapuò avere conseguenze gravi anche per i consumatori, in quanto tali prodotti possono mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei cittadini. I prodotti contraffatti o quelli venduti fuori dai circuiti regolamentati, infatti, sono spesso anche pericolosi o realizzati in modo non conforme alle prescrizioni sulla sicurezza dei prodotti.

Il problema della contraffazione via Internet chiama in causa il ruolo degli Internet Service Providers (ISP), e più in generale dei fornitori di servizi via web. In relazione a questo aspetto il riferimento normativo è il d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 emanato in forza della delega conferita al Governo dalla legge 1° marzo 2002 n. 39 (Legge comunitaria 2001) per l’attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE («Direttiva sul commercio elettronico»). Ciò che è emerso dai lavori del Consiglio Nazionale Anticontraffazione è che il problema della contraffazione via Internet ha assunto un rilievo tale che le previsioni della direttiva e del decreto legislativo sopra citati con riferimento al ruolo degli ISP e dei fornitori di contenuti via web non appaiono adeguate ad affrontare il fenomeno così come si è evoluto.

Le modifiche legislative volte a recepire questa evoluzione, tenendo conto sia delle istanze dei titolari dei diritti di proprietà industriale sia delle peculiarità dei servizi forniti dagli ISP, hanno avuto vicende alterne e sono ancora lontane dallo sfociare in un testo compiuto e definitivo.
Nel frattempo è intervenuta la giurisprudenza – in particolare quella comunitaria (ma anche alcune significative pronunce nazionali) – che, tramite un coordinamento delle norme della citata Direttiva n. 2000/31/C.E. con quelle della Direttiva sui marchi e del Regolamento sul marchio comunitario, è venuta a delineare delle linee guida circa i limiti della responsabilità degli attori del commercio elettronico, prefigurando un punto di equilibrio tra la tutela dei diritti IP e l’esigenza di favorire la diffusione del commercio elettronico in chiave pro-concorrenziale.

In particolare la Corte di Giustizia europea ha chiarito anzitutto che i titolari dei diritti devono essere protetti non solo contro la confondibilità, ma anche contro ogni forma di «parassitismo», identificando questo «in particolare» nel «caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà». La Corte ha precisato inoltre che in ciascuno Stato (e quindi anche in Italia) devono ritenersi illecite anche le offerte web di beni contraffatti provenienti dall’estero «dal momento in cui appare evidente che l’offerta in vendita del prodotto contrassegnato da un marchio che si trova in uno Stato terzo è destinata a consumatori che si trovano nel territorio per il quale il marchio è stato registrato».

Il ruolo degli ISP può infatti essere identificato in due possibili condotte. La prima è il caso in cui abbia un ruolo "meramente tecnico, automatico e passivo", con la conseguenza che detto prestatore "non conosce né controlla le informazioni trasmesse o memorizzate".

La seconda si ha quando il provider on line abbia concretamente contribuito alla presentazione delle offerte in vendita di cui trattasi e nel promuovere tali offerte. In tale caso si deve considerare che egli non ha occupato una posizione neutra tra il cliente venditore e i potenziali acquirenti, ma che ha svolto un ruolo attivo atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte. In tal caso non può essere invocata alcuna esenzione di responsabilità.

Nel primo caso, il Consiglio Nazionale ritiene opportuno introdurre meccanismi di cooperazione che facilitino l’attività di repressione grazie alle informazioni di cui è in possesso l’ISP (ad esempio dovrebbe essere raccomandata una clausola di esonero di responsabilità dell’ISP nei confronti dell’utente registrato nel momento in cui venga richiesto all’ISP di fornire “inaudita altera parte”una serie di informazioni collegate all’utente registrato stesso quali il giro di affari intermediato, le informazioni sui mezzi di pagamento e tutte le informazioni rilevanti al fine di determinare l’ambito ell’illecito). 

Nel secondo caso il Consiglio Nazionale ritiene opportuno introdurre meccanismi che, ferma restando la responsabilità dell’ISP, non pregiudichino l’evoluzione tecnologica e lo sviluppo e la diffusione del commercio elettronico in chiave preconcorrenziale.

La Corte di Giustizia europea ha poi considerato il contenuto che possono assumere le inibitorie (injunctions) che, sempre secondo la Dir. n. 2000/31/CE, coordinata anche con la Dir. n. 2004/48/CE sull’enforcement dei diritti di proprietà intellettuale, possono venire emanate nei confronti del gestore del servizio, riconoscendo espressamente che le stesse possono essere anche dirette alla prevenzione di ulteriori illeciti. Sotto questo profilo la Corte ha anzitutto chiarito10 che «l’ingiunzione rivolta al responsabile di una violazione consiste, logicamente, nel vietargli la prosecuzione della violazione, mentre la situazione del prestatore del servizio mediante il quale è commessa la violazione è più complessa e si presta ad altri tipi di provvedimenti ingiuntivi».

In base al coordinamento tra le due Direttive richiamate, i Giudici comunitari hanno rilevato che le misure che così possono venire imposte al gestore del servizio «non possono consistere in una vigilanza attiva di tutti i dati di ciascuno dei suoi clienti per prevenire qualsiasi futura violazione dei diritti di proprietà intellettuale attraverso il sito di tale prestatore», né «avere l’oggetto o l’effetto di imporre un divieto generale e permanente di messa in vendita, in tale mercato, di prodotti contrassegnati da detti marchi», ma che tuttavia al gestore può essere ordinato di «sospendere l’autore della violazione di diritti di proprietà intellettuale per evitare che siano commesse nuove violazioni della stessa natura da parte dello stesso commerciante nei confronti degli stessi marchi» ed anche di «adottare misure che consentano di agevolare l’identificazione dei suoi clienti venditori», affermando in termini generali che «se è certamente necessario rispettare la protezione dei dati personali, resta pur sempre il fatto che, quando agisce nel commercio e non nella vita privata, l’autore della violazione deve essere chiaramente identificabile» e concludendo che tali misure «devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non devono creare ostacoli al commercio legittimo» e «devono garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti e interessi».

Alla luce di queste decisioni, appare urgente e necessario adeguare anche la nostra legislazione interna (in particolare il Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n. 70 di attuazione della Dir. 31/2000/CE), allo scopo di fornire una tutela effettiva contro ogni attività che venga ad interferire con ciò che i diritti IP concretamente rappresentano nella realtà economica e sociale. In tal modo garantendo un equilibrio di interessi che non penalizzi oltre il necessario i gestori dei servizi web e che nello stesso tempo protegga le imprese contro confondibilità e parassitismo, e gli utenti contro ogni inganno e ogni pregiudizio alla loro salute e alla loro libertà di scelta. 

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione si riserva di predisporre un apposito articolato, una volta che le proposte di legge oggi all’esame del Parlamento saranno state sottoposte ed avranno ricevuto il prescritto parere della Commissione Europea, in ottemperanza della procedura di cui alla Dir. n. 98/34/CE.

Occorre poi considerare la continua evoluzione della rete Internet, che negli ultimi anni ha visto la crescita esponenziale dei cd. social networks e delle piattaforme che consentono lo scambio e la condivisione in tempo reale di contenuti non solo da parte operatori professionali, ma anche e sopratutto degli utenti privati. Tale evoluzione pone una ulteriore e diversa sfida ai tradizionali istituti della proprietà industriale, che debbono essere conformati in maniera tale da garantire la tutela dei diritti esclusivi preservando al contempo interessi e diritti anche di rango costituzionale, tra cui la libertà di espressione ed il diritto di critica.

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